제조방법이 기재된 물건 청구항의 신규성ㆍ진보성 판단 - 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 비판적 검토 -

Abstract

이 글은 제조방법이 기재된 물건 청구항의 특허요건 판단 기준에 관한 대법원 2015. 1. 22. 선고 2011후927 전원합의체 판결에 대한 비판적 검토를 내용으로 한다. 전원합의체 판결이 PBP 청구항과 공지된 선행기술을 물건으로 비교하여 신규성, 진보성을 살펴야 한다고 한 점 및 청구항에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이라고 한 점은 타당하고 비교법적 기준에도 부합한다. 그러나 전원합의체 판결이 선행 판례들이 화학, 생명공학 분야 등에서 사용되는 진정 PBP 청구항의 특허요건 판단 시 한정설을 택한 것으로 오해하여 이를 모두 변경한 것은 부당하다. 오히려 선행 판례들의 취지는, 생명공학이나 화학 등 특수한 기술분야에서는 필요에 따라 물건의 제조방법이 물건의 구조를 특정하는 하나의 수단으로 비중 있게 고려될 수 있다는 의미로 이해될 뿐, 오로지 제조방법의 진보성만을 근거로 물건의 진보성까지 인정할 수 있다는 취지로는 해석되지 않는다. 전원합의체 판결은 마치 기술분야에 관계없이 모든 물건발명은 분석화학의 방법을 통해 그 궁극적 구성을 파악한 뒤 이를 선행기술과 대비해야만 한다는 오해를 야기할 우려가 있다. 그러나 이는 PBP 청구항을 인정하는 기본 취지에 반한다. 따라서, 진정 PBP 청구항의 경우, 물건을 제조하는 방법이 선행기술과 다르고, 그 결과물의 특성이 뚜렷이 다르거나 기술적 효과가 의미 있게 달라짐이 확인되면, 물적 구성도 서로 다른 것이라는 추론을 통해 이 문제를 해결하는 것이 합당하며, 이는 세계적으로 심사 및 재판실무에서 널리 이용되어 오고 있는 방법이기도 하다. 전원합의체 판결이 ‘모든 PBP 청구항의 특허요건을 판단할 때는 제조방법을 고려함이 없이 선행기술과 대비하여야 한다’고 판시한 진의는 ‘어떤 PBP 청구항도 선행기술과 제조방법의 대비만으로 특허요건이 판단되어서는 안된다’는 것이라고 이해될 여지가 있다. 만약 그런 것이라면 향후 대법원은 전원합의체 판결의 내용에 대한 오해가 계속되지 않도록 이를 보다 적절히 표현한 후속 판례를 내는 것이 중요하다. 아울러, 심사단계에서 심사관이 언제나 신규성ㆍ진보성 부재의 입증책임 전부를 부담하는 대신 발명의 분야나 특성에 따라 그 입증책임을 합리적으로 분담시킬 필요가 있으며, 향후 판례를 통해 미국, 유럽, 일본 등에서 실무관행으로 정착되어 있는 ‘일응의 입증’이나 ‘입증책임의 사실상 전환’ 등을 도입한 가이드라인을 제시함이 바람직하다.