손해액 복합산정을 둘러싼 특허법제128조 제2항의 문제 검토

초록

이 글은 개정 특허법 제128조 제2항을 둘러싼 몇 가지 쟁점에 대해 검토를 수행한다. 침해품 양도수량에 근거한 손해액 산정규정인 특허법 제128조 제2항 제1호는 법문상 [(침해품 양도수량 - 판매불가능 수량) ≦ 권리자 생산능력 수량] × 권리자 제품 단위당 이익(상한선 방식)]로 해석될 여지가 있게 규정되어 있다. 그러나 이처럼 권리자 생산능력을 배상의 상한선으로 취급하는 태도는 침해와 손해 사이의 인과관계 기본 원칙에 반하고, 합리적 실시료의 복합산정이 가능해진 현행법 아래에서는 과잉배상․중복배상의 가능성을 낳는다. 분석 결과, 우리 실무례는 상한선 방식 대신 [(침해품 양도수량 - 판매불가능 수량 - 권리자 생산능력 초과수량) × 권리자 제품 단위당 이익(공제 방식)]를 따라 온 것으로 보일 뿐이고, 일본은 2019년 법 개정으로 복합산정 제도를 도입하면서 명시적으로 공제 방식을 채택하였다. 공제 방식은 상한선 방식의 불합리성이 없고, 복합산정 제도의 취지에도 부합하는 방식이므로 이에 따라 현행법을 해석․적용하고, 장차 특허법 제128조 제2항의 개정이 이루어져야 한다. ‘판매불가능 사유’는 개정 법 아래에서 생산능력 초과수량과 더불어 복합산정의 대상인 반면, ‘기여율’은 복합산정의 여지가 없는 차이가 있다. 양자를 개념상 명확히 구분하고 그 내용을 수량으로 특정하는 등 종래의 관행을 바꾸어 개정법에 맞게 실무를 운용해 나갈 필요가 있다. 개정 특허법 제128조 제2항 제2호의 괄호부분을 두고 해석상 견해의 대립이 가능하다. 이를 ‘비 기여분’은 합리적 실시료 배상(복합산정)의 대상이 될 수 없음을 확인한 것이라는 입장도 있으나, 문언에 명백히 반하고, 법리상 굳이 그렇게 새기지 않아도 같은 효과를 얻을 수 있으므로 부적절하다. 이는 문언대로 권리자가 제3자에게 통상실시권을 설정할 수 없었던 특수한 사정이 있는 경우를 복합산정의 예외로 인정한 취지라고 해석함이 자연스러우며, 그런 사유는 우리 특허법 제100조와 제99조 등의 적용을 두고 다양하게 상정될 수 있다.

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