직무발명에 대한 정당한 보상과 특허의 무효

Abstract

이 글은 직무발명인 특허에 무효사유가 있는 경우, 사용자가 그 직무발명에 대한 보상청구에 대하여 무효항변을 할 수 있는지와 그 타당 근거 및 한계 등을 다룬다. 이에 관하여는, 법적 안정성을 위해 특허의 유․무효 예측을 포함한 당사자 사적 자치의 구속력을 존중해야 하며 무효사유가 있는 특허라 하더라도 사용자는 그 확정 전까지 사실상 독점적 이익을 누리기 때문에 종업원에게 보상금을 지급함이 원칙이라는 주장이 있다. 그러나 직무발명 특허에 대하여 사용자에게 무상의 통상실시권이 보장되는 이상, 이를 넘는 독점ㆍ배타권에 기한 법적 이익만이 직무발명 보상의 근거가 되어야 하고, 직무발명 특허에 무효항변 내지 자유기술 항변이 가능하여 독점ㆍ배타성을 보장받지 못하는 이상 사용자는 보상금 지급을 거절할 수 있어야 한다. 직무발명 보상에서는 형평과 정의를 위한 법의 후견적 태도가 우선하고, 정당한 보상을 위해 정해진 보상금액을 증액할 수 있는 것처럼 직무발명 특허의 무효 등 사정변경을 고려하여 이를 감면할 수도 있어야 형평에 부합한다. 따라서 사용자는 보상금 약정이 존재하더라도 특허의 무효사유를 들어 그 구속력을 다툴 수 있으며 이는 금반언 위배가 아니다. 개별 사건에서는 사용자가 직무발명 특허의 무효사유를 보상금 청구에 대한 항변 사유로 삼고, 그 밖에 사용자가 특허권으로부터 사실상의 이익을 얻은 사정 등을 종업원이 재항변함으로써 보상금을 확보할 수 있게 하는 등 입증책임 분배의 문제로 환원하는 편이 규범 정합적이다. 한편, 사용자가 제3자로부터 지급받은 실시료는 특허권에 기하여 얻은 독점적 이익의 대표적인 예에 해당하여 종업원 보상의 근거가 되며, 종업원은 무효사유가 자신의 귀책이 아닌 명세서의 기재 잘못이나 절차상 하자 또는 사용자의 출원지연에서 비롯되었다는 점도 재항변 사유로 내세울 수 있다. 사용자가 이미 보상금을 지급한 뒤 특허무효를 들어 부당이득 반환을 구하는 경우에도 마찬가지 법리로 이를 인용함이 상당하나, 종업원 보호를 위해 이를 부정하는 입법적 결단을 하는 것 역시 고려될 필요가 있다. 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결은 사실관계의 특수성에 비추어 관련 법리 모두를 명백히 하고 있지는 않으나 직무발명 특허의 내용이 자유기술에 불과하여 등록무효 사유가 있는 때에는 특허권자가 독점적ㆍ배타적 이익을 누릴 여지가 없어 보상금 지급의무가 없음을 선언한 최초의 판례라는 점에 의미가 있다.