상표침해 소송에서의 무효 및 불사용 취소 항변

Abstract

이 논문은 상표침해소송에서 무효항변 문제를 다룬다. 특허침해소송에서 무효항변이 활용되고 있는 것에 비하여 상표침해소송에서의 무효항변은 드문 실정이다. 종래 판례는 일정한 경우 상표권의 행사를 권리남용으로 보아 제한하고 있으나, 대부분 엄밀한 의미에서의 무효항변과는 무관한 것들이고, 실무는 매우 제한적으로 운영되고 있다. 상표법이 제51조를 두어 식별력이 없는 상표의 권리범위를 부인하고는 있으나, 상표법 제51조는 그 연혁이나 비교법적 위상에서 상표의 무효항변과는 다르고 적용범위 또한 제한적이므로 상표침해소송에서도 권리남용 항변의 형태로 무효항변을 인정하는 것은 타당하고 필요하다. 다만, 상표권의 특징상 모든 무효사유를 무제한적으로 항변사유로 허용할 수는 없으며, 상표법 제6 내지 8조의 사유들을 개별적으로 파악하고 그 공익적 혹은 사익적 성격 등에 따라 허용여부를 결정함이 상당하다. 상표법 제7조 제1항 제1호의 1 내지 5, 제2, 3, 5, 10, 11호에 대하여는 무효항변을 허용하지 않는 것이 바람직하고, 상표법 제6조 제1항 각호, 제7조 제1항 제13, 15호에 관하여는 이를 인정함이 상당하다. 상표법 제7조 제1항 제6 내지 9호, 제14호 및 제8조에 대하여도 무효항변을 인정하여야 하며, 상표법 제7조 제1항 제4호 및 12호는 공익적 규정이지만 부정한 목적으로 획득한 상표권 행사에 법원이 협조하여서는 아니 된다는 의미에서 이에 기한 무효항변이 인정되어야 한다. 상표의 등록취소사유는 법원과 특허청 사이의 권한분장의 원칙상 특허청에게 판단권한을 유보하여야 하지만, 불사용으로 인한 등록취소 사유는 실효항변으로서의 성격이 강하고, 세계 각국이 등록주의 하에서 상표의 무분별한 선점 및 장기 불사용으로 인한 부작용을 통제하기 위해 이를 항변사유로 인정하고 있는 점을 고려하면 항변을 허용하여 법원이 판단하여도 무방하다고 본다. 이 글은 아울러, 사용에 의한 식별력을 획득한 상표의 경우 무효항변 및 재항변의 가능성, 등록무효사유를 안고 있는 상표권에 있어 사후에 그와 같은 무효사유의 치유를 상정할 수 있는지, 있다면 치유가 가능한 무효사유들의 범주는 어디까지인지, 제척기간이 경과한 상표무효사유를 침해소송에서 항변으로 제출할 수 있는지 등에 관한 국내, 외 학설을 검토하고 필자의 견해를 피력한다.